商標(biāo)注冊(cè)人起訴他人商標(biāo)侵權(quán)，但未能證明自己實(shí)際使用過(guò)注冊(cè)商標(biāo)而導(dǎo)致的一連串后果

　　北京案件名稱：北京燕京國(guó)際旅行社有限公司侵害商標(biāo)權(quán)糾紛再審民事判決書(shū)

　　案號(hào)：北京市高級(jí)人民法院(2022)京民再72號(hào)

　　案件意義：商標(biāo)注冊(cè)人啟動(dòng)商標(biāo)侵權(quán)訴訟前，應(yīng)準(zhǔn)確評(píng)估自己過(guò)去三年內(nèi)使用注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)，一旦不能證明對(duì)涉案商標(biāo)進(jìn)行過(guò)商標(biāo)法意義上的實(shí)際使用，不但無(wú)法獲得賠償，還可能失去注冊(cè)商標(biāo)，陷入萬(wàn)劫不復(fù)的深淵。對(duì)企業(yè)名稱全稱的使用不能被認(rèn)定為商號(hào)的商標(biāo)性使用。

　　一、案件事實(shí)

　　2007年12月26日，案外人申請(qǐng)注冊(cè)第6477049號(hào)“燕京旅游”商標(biāo)，核定使用于第39類的“旅游陪伴、安排游艇旅行、觀光旅游、安排游覽、旅游安排、旅行座位預(yù)訂、旅行預(yù)訂、旅行社(不包含預(yù)訂旅館);導(dǎo)游;貨物貯存”。2015年12月20日，燕京智匯公司依法受讓該商標(biāo)，有效期自2010年7月14日至2020年7月13日。

　　被告的前身北京市燕京旅行社于1988年4月2日成立，2005年改制為北京燕京國(guó)際旅行社有限公司。北京燕京公司提交了一些列材料證明其在涉案商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)前使用自身企業(yè)名稱進(jìn)行持續(xù)經(jīng)營(yíng)的情況，上述證據(jù)中，北京燕京公司使用其企業(yè)名稱全稱，并未單獨(dú)使用“燕京”或“燕京國(guó)旅”等字樣。2016年1月22日，北京燕京公司申請(qǐng)注冊(cè)第18960983號(hào)“燕京國(guó)旅”文字及圖商標(biāo)，后被國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局駁回。

　　2019年燕京智匯公司發(fā)現(xiàn)，北京燕京公司使用微信公眾號(hào)“燕京國(guó)旅”宣傳、推廣旅游業(yè)務(wù)。北京燕京公司在域名為fliggy.com的飛豬網(wǎng)站上開(kāi)設(shè)有自營(yíng)店鋪，店鋪名為“北京燕京國(guó)旅”。店鋪首頁(yè)頂部有“燕京國(guó)旅一對(duì)一，簽證一對(duì)一”的宣傳語(yǔ)。

　　燕京智匯公司對(duì)上述情況進(jìn)行公證證據(jù)保全，并以北京燕京公司使用“燕京國(guó)旅”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)為由訴至法院。

　　本案審理過(guò)程中，2019年3月22日，北京燕京公司以無(wú)正當(dāng)理由不使用為由，向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)撤銷涉案商標(biāo)。2019年9月27日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定燕京智匯公司提交的2016年3月22日至2019年3月21日期間的商標(biāo)使用證據(jù)有效，涉案商標(biāo)不予撤銷。

　　二、一、二審認(rèn)定

　　一、二審法院均認(rèn)定，北京燕京公司使用“燕京國(guó)旅”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。北京燕京公司并不能證明其在涉案注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)前曾單獨(dú)、突出使用“燕京”或“燕京國(guó)旅”字樣，或通過(guò)正當(dāng)合法的投資和使用，使得“燕京”字號(hào)本身負(fù)載了北京燕京公司的商譽(yù)及利益。在案證據(jù)不能證明北京燕京公司曾在先使用“燕京”或“燕京旅游”，故其被訴使用行為不構(gòu)成在先使用。

　　其次，本案一、二審當(dāng)中，雙方當(dāng)事人就燕京智匯公司是否使用涉案商標(biāo)分別提交了證據(jù)，燕京智匯公司在一、二審當(dāng)中提交的關(guān)于使用“燕京旅游”商標(biāo)的證據(jù)足以證明其就涉案商標(biāo)進(jìn)行了使用。北京燕京公司的涉案商標(biāo)三年未使用抗辯不成立。

　　一、二審法院均判決北京燕京公司停止使用“燕京國(guó)旅”商標(biāo)，賠償燕京智匯公司損失。

　　三、再審認(rèn)定

　　北京燕京公司以出現(xiàn)兩個(gè)新證據(jù)為由，申請(qǐng)?jiān)賹?。第一，涉案注?cè)商標(biāo)因連續(xù)三年未使用已被公告撤銷。第二，北京燕京公司的第40512149號(hào)“燕京國(guó)旅”商標(biāo)已初步審定并公告注冊(cè)，北京燕京公司有權(quán)繼續(xù)使用“燕京國(guó)旅”商標(biāo)。

　　(一)北京燕京公司是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　商標(biāo)法第六十四條第一款規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人不能證明此前三年內(nèi)實(shí)際使用過(guò)該注冊(cè)商標(biāo)，也不能證明因侵權(quán)行為受到其他損失的，被控侵權(quán)人不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　鑒于一審案件的立案日期為2019年1月7日，該日期為燕京智匯公司請(qǐng)求權(quán)基礎(chǔ)的起算日期，故北京燕京公司主張涉案注冊(cè)商標(biāo)三年不使用抗辯的期間應(yīng)當(dāng)為2016年1月8日至2019年1月7日。

　　在此基礎(chǔ)上，鑒于涉案注冊(cè)商標(biāo)在2016年3月22日至2019年3月21日三年期間內(nèi)沒(méi)有商標(biāo)法意義上的使用，已于2021年8月27日被公告撤銷，故判斷北京燕京公司抗辯能否成立的關(guān)鍵在于判斷燕京智匯公司在訴訟階段提交的發(fā)生在2016年1月8日至2016年3月21日(簡(jiǎn)稱指定期間)的使用證據(jù)，能否證明涉案注冊(cè)商標(biāo)是否存在商標(biāo)法意義上的真實(shí)、公開(kāi)、合法的使用。

　　對(duì)于燕京智匯公司提交的微信公眾號(hào)截圖、燕京旅游app宣傳冊(cè)、榮譽(yù)證書(shū)、盤(pán)錦市旅游局、海南省旅游協(xié)會(huì)推廣“燕京旅游”app的通知、景區(qū)照片、部分媒體廣告、百度百科對(duì)燕京旅游的介紹、活動(dòng)照片、燕京旅游與及景點(diǎn)部分合作協(xié)議等證據(jù)，其或者未在指定期間，或系其自制證據(jù)，或未提交履行證據(jù)佐證，不能證明存在商標(biāo)法意義上的使用。

　　據(jù)此，雖北京燕京公司實(shí)施了被訴侵權(quán)行為，但根據(jù)商標(biāo)法第六十四條的規(guī)定，其可不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　(二)北京燕京公司是否應(yīng)當(dāng)停止在其經(jīng)營(yíng)的“燕京國(guó)旅”微信公眾號(hào)上使用“燕京國(guó)旅”字樣，停止在域名為fliggy.com的飛豬網(wǎng)上銷售觀光旅游服務(wù)產(chǎn)品、簽證服務(wù)時(shí)使用“燕京國(guó)旅”字樣。

　　本案中，涉案注冊(cè)商標(biāo)因在連續(xù)三年不使用已被公告撤銷，北京燕京公司申請(qǐng)的第40512149號(hào)“燕京國(guó)旅”商標(biāo)已初步審定并公告注冊(cè)，北京燕京公司在上述產(chǎn)品或服務(wù)上繼續(xù)使用“燕京國(guó)旅”商標(biāo)并不會(huì)引起進(jìn)一步造成混淆誤認(rèn)，或損害燕京智匯公司的合法權(quán)益。因此，雖二審判決基于被訴侵權(quán)行為成立判令北京燕京公司應(yīng)當(dāng)停止侵權(quán)并無(wú)不當(dāng)，但考慮到涉案注冊(cè)商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)發(fā)生變化，判令北京燕京公司停止侵害該商標(biāo)專用權(quán)缺乏必要性，故本院對(duì)二審判決的相關(guān)認(rèn)定亦予以糾正。
       文章由北京知寰律師事務(wù)所  裴粉紅律師整理撰寫(xiě)