引證商標“撤三”決定對商標授權確權行政案件的影響

　　商標授權確權行政案件，是指相對人或者利害關系人因不服國務院工商行政管理部門商標評審委員會作出的商標駁回復審、商標不予注冊復審、商標無效宣告等行政行為，向人民法院提起訴訟的案件。這類案件審理過程中，引證商標由于三年不使用被商標局、商評委作出撤銷決定，作為商標評審委員會據以作出具體行政行為依據的引證商標，隨著時間的推移情況發(fā)生了變化。當事人往往一廂情愿地認為，既然引證商標已經被商標局撤銷，法院應該判決商評委重新作出行政行為，或者訴訟中止，待“撤三”決定行政及司法程序完結后再恢復審理。但現實中由于各種原因，情況紛繁復雜，在此筆者僅就自己檢索的相關案例作簡要分析和總結，表述一管之見。

　　NO.1提起撤銷程序或有撤銷決定但未生效請求訴訟中止的情形

　　無論是提起了對引證商標的撤銷程序，還是商標局已經對引證商標作出撤銷決定尚未生效，或商評委的復審決定尚未生效，原告申請訴訟中止的，法院一般不予準許。

　　(一)提出引證商標撤銷申請后申請訴訟中止的案例

　　在濟寧安吉國際經濟技術合作有限公司等與國家工商行政管理總局商標評審委員會無效宣告二審行政判決書，針對安吉公司已經提交了《撤銷連續(xù)三年不使用注冊商標申請書》并要求訴訟中止的申請，北京高院認為：“…至本案審理之時，引證商標仍為有效商標，安吉公司關于引證商標權利狀態(tài)不穩(wěn)定故本案應中止審理的上訴理由缺乏事實和法律依據，本院對此不予支持”。

　　(二)引證商標撤銷決定作出后申請訴訟中止的案例

　　在樂天澳的利飲料有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審行政訴訟一審中，北京知識產權法院認為，“樂天澳的利公司主張引證商標因連續(xù)三年停止使用已被國家工商行政管理總局商標局(簡稱商標局)撤銷，但截至原審開庭審理時引證商標連續(xù)三年不使用撤銷已進入撤銷復審階段，復審程序尚無結論，商標局撤銷引證商標的決定尚未生效，引證商標仍為有效商標，仍是本案訴爭商標申請注冊的障礙。鑒于引證商標撤銷程序并不當然導致引證商標被撤銷，因此樂天澳的利公司中止本案審理的主張，于法無據，不予支持”。

　　NO.2有撤銷決定但未生效法院判決的情形

　　法院在一審直至二審階段，商標局作出了撤銷決定但未生效，法院一般會認為被訴決定合法，駁回原告的訴訟請求。

　　(一)一審案例

　　北京衛(wèi)達科技有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審一審行政判決書【(2017)京73行初8755號】中，北京知識產權法院查明，“本案審理期間，原告提交了商標局針對引證商標作出的商標撤銷決定，該決定撤銷了引證商標。至本案審理期間，該商標撤銷決定尚未生效。…本院認為，商標局關于撤銷引證商標的決定尚未發(fā)生法律效力，故引證商標目前仍為有效商標，仍構成訴爭商標申請注冊的在先權利障礙…”。

　　(二)二審案例

　　在樂天澳的利飲料有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審行政訴訟二審中，北京高院認為，“雖然引證商標目前處于注冊商標連續(xù)三年停止使用撤銷復審程序中，但法律并未規(guī)定商標評審委員會應在引證商標的撤銷復審程序終結后才能對駁回復審案件進行評審并作出復審決定。且在案證據不能證明在商標評審委員會作出被訴決定時，直至原審訴訟及二審訴訟中引證商標已被撤銷，故引證商標仍是訴爭商標申請注冊的在先權利障礙，商標評審委員會將其作為引證商標對訴爭商標應否予以核準注冊進行評審，并未違反法律規(guī)定”。

　　(三)再審案例

　　在雅客(中國)有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審再審程序中，最高人民法院認為，“商標局(2014)第W000996號《關于第4092785號“金上水”注冊商標連續(xù)三年不使用撤銷申請的決定》于2014年12月3日作出，依照商標法的規(guī)定，當事人不服該決定的，可以在收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審，當事人沒有申請復審的，該決定依法生效。現雅客公司將該決定作為新證據提交，請求支持其申請再審的主張。但根據查明的事實，引證商標在二審判決之前未被依法撤銷，二審法院據此認定引證商標“金上水”尚處于有效狀態(tài)，并根據商標法第二十八條之規(guī)定，以申請商標“上水”與引證商標構成近似，若同時使用在相同或類似商品上，易使相關公眾對商品來源產生混淆誤認為由，維持一審判決及商標評審委員會的決定，駁回雅客公司的商標注冊申請并無不當”。

　　NO.3撤銷決定生效法院判決重新作出行政行為

　　如果引證商標撤銷決定生效，則不論在一審階段、二審階段，還是再審階段，都有可能構成情勢變更，人民法院一般會判決商評委重新作出行政行為。

　　(一)一審案例

　　路加斯倫那股份有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會駁回復審一審行政判決書【北京知識產權法院(2017)京73行初 8297號】中，北京知識產權法院查明，“在本案審理過程中，商標局于2017年9月27日發(fā)布第1569期《注冊商標撤銷公告》，顯示引證商標一因連續(xù)三年不使用，其在第25類全部注冊商品上的注冊被撤銷，撤銷文號為撤三字【2017】第W009361號。于2017年7月13日發(fā)布第1559期《注冊商標撤銷公告》，顯示引證商標二因連續(xù)三年不使用，其在第25類全部注冊商品上的注冊被撤銷，撤銷文號為撤三字【2017】第W006468號。…本院認為，…本案中，因引證商標一、二已被商標局撤銷，故引證商標一、二已不構成訴爭商標注冊申請的障礙，故依據情勢變更原則，被告應在上述事實基礎上，對訴爭商標的注冊申請重新進行審查”。

　　(二)二審案例

　　伯里斯公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會其他二審行政判決書【北京市高級人民法院(2015)高行(知)終字第50號】，北京高院查明：“…另查，引證商標已被商標局撤銷注冊，其權利人不服，申請復審，但由于其未在規(guī)定期限內補正相關手續(xù)，商標評審委員會于2015年4月9日向引證商標權利人山姆電器(南通)有限公司作出《視為撤回商標評審申請通知書》，導致撤銷引證商標的決定已生效。”北京高院認為，“鑒于在本案二審訴訟期間引證商標被商標局撤銷的決定已生效，被訴決定作出的依據發(fā)生情勢變更，引證商標不再成為申請商標申請注冊的權利障礙，故商標評審委員應基于新的事實重新作出審查。伯里斯公司以此為由主張原審判決及被訴決定應予撤銷，理由成立，本院予以支持”。

　　(三)再審案例

　　耐克國際有限公司與中華人民共和國國家工商行政管理總局商標評審委員會行政裁決審判監(jiān)督行政判決書【中華人民共和國最高人民法院行政判決書(2015)行提字第4號】中，最高法院認為，“…無論引證商標二是否實際使用，申請商標的使用情況并不能當然對抗在先注冊的引證商標二，不能成為申請商標應予核準注冊的理由，對其前述主張，不應予以支持。…但是，在二審判決作出后，即2014年4月11日，本案中唯一的引證商標即引證商標二，已經被商標局以連續(xù)三年停止使用為由予以撤銷，且因各方當事人均未對撤銷決定啟動后續(xù)行政及司法審查程序，使引證商標二基于撤銷決定的生效而產生了喪失注冊商標專用權的法律后果。由于本案為商標駁回復審行政訴訟，申請商標的注冊程序尚未完結，在這一過程中，由于申請商標是否應予核準注冊的事實基礎發(fā)生根本性變化，即本案中唯一的權利障礙已經消失，若仍以二審判決作出時的事實狀態(tài)為基礎去考量申請商標是否應予核準注冊，將導致顯失公平的結果，故本院對第13352號決定、一審及二審判決的結論予以糾正。

　　NO.4律師觀點

　　基于上述不同情況法院作出的不同處理，從法理等方面作以下簡要分析。

　　(一)人民法院審理商標授權行政案件，以評審時的事實狀態(tài)為依據。

　　《行政訴訟法》第6條規(guī)定，“人民法院審理行政案件，對行政行為是否合法進行審查”。

　　《商標法實施條例》第52條規(guī)定：“商標評審委員會審理不服商標局駁回商標注冊申請決定的復審案件，應當針對商標局的駁回決定和申請人申請復審的事實、理由、請求及評審時的事實狀態(tài)進行審理”。

　　因此，人民法院審理商標授權確權案件，以被訴決定作出時的事實狀態(tài)進行審理。商評委作出決定時，引證商標如果仍處有效狀態(tài)，即使對引證商標撤銷決定已經作出，但未生效，人民法院據此駁回原告的訴訟請求符合法律規(guī)定。

　　(二)審理過程中被訴決定所依據的事實發(fā)生變更，可以適用情勢變更原則。

　　《最高人民法院關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規(guī)定》第28條規(guī)定，“人民法院審理商標授權確權行政案件的過程中，商標評審委員會對訴爭商標予以駁回、不予核準注冊或者予以無效宣告的事由不復存在的，人民法院可以依據新的事實撤銷商標評審委員會相關裁決，并判令其根據變更后的事實重新作出裁決”。

　　在這里，對訴爭商標予以駁回、不予核準注冊或者予以無效宣告的事由，一般指引證商標被無效或撤銷，使引證商標處于無效的狀態(tài)。撤銷決定的最終生效，才能成為適用情勢變更原則的前提。

　　撤銷決定的最終生效，包括以下情形：法定期限屆滿，當事人對商標局的撤銷決定不申請復審，或者對商標評審委員會的復審決定不向人民法院起訴的，或者生效的行政判決維持商評委決定、駁回原告的訴訟請求的，則商標局的決定或者商標評審委員會的復審決定、裁定生效。

　　(三)引證商標被撤銷但未生效，人民法院一般不適用訴訟中止，個中緣由揣度如下：

　　1、訴訟中止會導致行政行為的不確定性。商評委根據評審時的引證商標為有效狀態(tài)的事實，作出了被訴決定，符合行政訴訟法及商標法實施條例的規(guī)定。如果因為在訴訟中引證商標被撤銷的決定作出，就中止審理，會導致商評委作出決定時認定的事實處于不確定的狀態(tài)，影響行政機關所作決定的權威性和行政行為的法律效力。

　　2、商標評審案件高昂的時間成本和訴訟成本。

　　根據商標法第49條規(guī)定，“對于向商標局申請撤銷該注冊商標的申請，商標局應當自收到申請之日起九個月內做出決定，有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月”。

　　商標法第54條規(guī)定，“ 對商標局撤銷或者不予撤銷注冊商標的決定，當事人不服的，可以自收到通知之日起十五日內向商標評審委員會申請復審。商標評審委員會應當自收到申請之日起九個月內做出決定，并書面通知當事人。有特殊情況需要延長的，經國務院工商行政管理部門批準，可以延長三個月。當事人對商標評審委員會的決定不服的，可以自收到通知之日起三十日內向人民法院起訴”。

　　因此，引證商標被撤銷后，權利人不服的，可以行使的行政及訴訟程序復雜而漫長。如果動輒中止訴訟，會導致訴訟長期處于不確定狀態(tài)，影響行政效率，浪費司法資源，且時間成本巨大。

　　3、導致相同或近似商標之間權利界限不清晰，某種程度引起市場混亂和消費者混淆。

　　部分注冊商標在駁回復審、不予注冊復審及訴訟程序中，申請人已經實際使用了商標。如果中止訴訟，會導致申請人利用這段不短的中止期間繼續(xù)使用商標，而引證商標的撤銷還沒有最終結論，也可能在市場上并存，會導致市場混亂和消費者混淆。

　　當然，即使法院沒有等待引證商標撤銷的最終結論，維持了商評委的決定，而徑行判決駁回原告的訴訟請求，導致注冊商標被駁回或不予注冊，或予以無效宣告，權利人可以在引證商標撤銷決定生效后重新注冊商標，或另行選擇注冊其他更具有顯著性的商標，逐步培養(yǎng)商譽，遠離可能導致混淆的“是非之地”，也不乏是一條更具有理性的道路。

　　 作者|北京知寰律師事務所主任律師黃繼保撰寫和整理